מסעדות רבות עושות שימוש בשם מסחרי המצביע על סוג המטבח או אופי המאכלים שהן מציעות. שלט עם המילה "חומוסיה" מבהיר מיד מה ניתן לאכול במסעדה כזו. הדבר נכון גם לגבי שמות מסחריים הכוללים מילים כגון: "פיצה", "שפודים", "סושי", "דגים", "איטלקי", "אוריינטלי", "קפה", "בר", "ביסטרו", "פאב", "פונדק" וכד', על הטיותיהן השונות.
כל אלה הן מילים תיאוריות וגנריות, והבחירה בהן מהווה דרך מהירה ויעילה למשוך אל המקום את הלקוחות הרלוונטיים, החפצים בסוג המזון או המטבח המופיע בשם המסעדה. ואולם, מבחינה משפטית מדובר בבחירה שגויה שעשויה להיות הרת אסון למוניטין של העסק.
השימוש בסימן מסחרי נועד להבטיח שקהל הלקוחות יוכל לזהות את העסק, ולהבחין בינו לבין עסקים אחרים. לשם השגת מטרה זו החוק מעניק לבעלים של סימן מסחרי זכות בלעדית בסימנו. משמעות הדבר היא שרק בעל הסימן, זכאי להשתמש בו. עסק אחר אשר ייעשה שימוש באותו סימן מסחר או בסימן הדומה לו עד כדי הטעייה, יהיה חשוף לתביעת פיצויים וכן לצו מניעה שיאסור עליו את המשך השימוש בשם. הבלעדיות מבטיחה אפוא לבעל הסימן שלקוחותיו יגיעו אליו, ולא יתבלבלו ויגיעו בטעות אל עסק אחר.
יחד עם זאת, ישנן מילים שחייבות להישאר פתוחות לשימוש כלל העוסקים בענף, והחוק אינו נותן לגורם כלשהו בלעדיות בהן. כך, למשל, קיים אינטרס ציבורי מובהק להותיר מילים המצביעות על סוג הסחורה או השירות, פתוחות לשימוש כלל העוסקים, וכך גם לגבי מילים המתארות את הסחורה או השירות. לכן מילים גנריות אינן זוכות להגנת החוק, וכל עסק רשאי להשתמש בהן בחופשיות וללא מורא. אף מילים תיאוריות אינן זוכות להגנת החוק, אלא במקרים חריגים ונדירים עד מאוד.
בחירה בשם מסחרי המורכב ממילים גנריות או תיאוריות מן הסוג שציינו לעיל, עשויה, אפוא, להותיר את העסק ללא בלעדיות בשמו המסחרי. משמעות הדבר היא שגם עסקים מתחרים יוכלו לעשות שימוש באותן מילים. זה עלול להיות מצב ביש במיוחד כאשר מדובר בעסק ותיק העושה שימוש ממושך בשם מסחרי. וכבר היו דברים מעולם.
בע"א 2673/04 נדון עניינה של רשת בתי קפה שעשתה שימוש ארוך שנים בשם המסחרי Coffee To Go, שאף נרשם כסימן מסחר על שמה. הרשת ערערה על החלטת רשם סימני המסחר למחוק את סימן המסחר הרשום ולהפקיע מהרשת את הבלעדיות לגבי צמד המילים To Go וצירוף המילים Coffee To Go, בנימוק לפיו מדובר במונח מתאר והינו שגור ומקובל במסחר. בית המשפט העליון דחה הערעור וקבע כי מדובר בשם תיאורי מובהק (בתרגום חופשי לעברית: "קפה שאותו ניתן לקחת") שאינו מזוהה דווקא עם הרשת, וככזה אין לתת לה בלעדיות בו.
בת.א. 20259/07 נדון עניינה של מסעדה תל-אביבית בשם "Well Done" אשר הגישה תביעה כנגד הזכיינית של רשת דומינו'ס פיצה בישראל. התובעת טענה כי השימוש שעשתה הנתבעת בשם Well Done במסגרת קמפיין שיווק ארצי שהשיקה, במסגרתו פרסמה הנתבעת תפריט חדש שכלל מנות עם תוספת בשר, מהווה הפרה של סימן המסחר Well Done, המזוהה עמה. בית המשפט פסק כי הביטוי Well Done הינו שכיח ומקובל בהקשר קולינרי, והוא נועד לתאר מאכלי בשר – מרכיב שנכלל הן בתפריט התובעת הן במנות החדשות שהציגה הנתבעת. עוד נקבע כי השם Well Done הינו תיאורי ושאין להעניק לו הגנה. התביעה נדחתה.
ברע"א 7836/09 נדון היקף ההגנה על הסימן המסחרי הרשום "שמש" שבבעלות התובע. באותו עניין בחן בית המשפט העליון את צו המניעה הזמני שבית המשפט המחוזי הוציא, ושאסר על הנתבע לעשות שימוש כלשהו במילה "שמש" בשלטים, בתפריטים או בכל אמצעי פרסום אחרים הקשורים למסעדה. נקבע כי למילה שמש, בדומה למילה "זהב" יש "ניחוח אוניברסלי" ומקושרות לה משמעויות שונות, כגון שמחה, מרכזיות, בהירות וכדומה. מילים כאלה אין לשלול מן הציבור. לכן לא היה מקום לתת צו גורף כנגד הנתבע, אשר יאסור עליו כל שימוש במילה "שמש". הצו צומצם באופן שלנתבע הותר לעשות שימוש במילה "שמש" במסגרת הביטוי "שמש טעים אש", ללא אבחנה גרפית או אחרת בין המילים, ובליווי ציור "להבות" מוגדל.
בע"א 8981/04 נדון היקף ההגנה על השם המסחרי "אווזִי" והאם יש מקום לאסור על מסעדה אחרת לעשות שימוש בשם המסחרי "אווזֵי הזהב". בית המשפט פסק כי השם "אווזִי" הינו שם תיאורי מוגן, שכן התובע צבר בו מוניטין והשם מזוהה עמו, אך הוסיף וקבע כי שם זה אינו מוגן בפני צירוף מילים הכולל הטייה, כגון "אווזֵי הזהב", ובתנאי ששתי המילים תודגשנה באותה מידה, ותנועת הניקוד "צירה" תופיע בכל מקום בו עושים הנתבעים שימוש בשם זה.
לעומת זאת, השם "תנורין" זכה להגנה (ת.א. 1028/05). בית משפט קבע כי מסעדה הפועלת בצומת מגדל שבגליל התחתון ועושה שימוש ממושך בשם זה, זכאית למנוע ממסעדה בדלית אל כרמל מלעשות שימוש בשם זה. נקבע כי קהל הלקוחות הפונטציאלי, אשר התרגל להעריך את מסעדת תנורין שבצומת מגדל, עשוי לחשוב, למקרא שם דומה בפתח מסעדה בדליית אל כרמל, שיש קשר בין השתיים.
מקרה אחר בו הוענקה הגנה נוגעת לשם "שוקולד קפה" (ת.א. 1155/04). באותו מקרה נדון עסק ייחודי שהושתת על מוצרים על טהרת השוקולד, אשר פעל באתר השחזור בראש פינה וזכה לפרסום רב. לאחר שחוזה השכירות הסתיים, העסק פונה ובעליו התכוון לפתוח רשת סניפים תחת השם "שוקולד קפה". השוכר החדש פתח באותו מקום עסק שנקרא "גלריה שוקולד קפה". בית משפט קבע כי צמד המילים "שוקולד קפה" אינו ניתן להפרדה לשני שמות גנריים שונים, והוא מהווה יחד שם תיאורי שייוחד לו אופי ומוניטין משל עצמו. בית משפט התרשם כי ציבור הצרכנים קישר בין השם "שוקולד קפה" לבין השירות הניתן בעסק של התובעת. נפסק כי השם "גלריה שוקולד קפה" עלול להטעות את הציבור לחשוב כי מדובר בעסק הקודם שנקרא "שוקולד קפה", וניתן צו מניעה האוסר בו שימוש. מדובר בפסיקה חריגה ונדירה שהעניקה בלעדיות לשם תיאורי המורכב ממילים גנריות ויש לקרוא אותה לאור הנסיבות הספציפיות של אותו מקרה.
בת.א. 2067/08 נדון מקרה של קפה/מסעדה שפעלה בירושלים תחת השם "אתנחתא", שאף נרשם כסימן מסחר. בשלב מסוים העסק נסגר והתובע מכר את המקום והציוד והפסיק לעשות בשם שימוש. לאחר מספר שנים פתחו הנתבעים בית קפה בתל-אביב בשם "אתנחתא קפה קטן על דיזינגוף". הוגשה תביעה בטענה להפרת סימן מסחר. התביעה נדחתה. נפסק כי המוניטין שהיה לשם "אתנחתא" פג כיוון שלא נעשה בו שימוש מאז משנת 2000, וכן שאין דמיון בין השם "אתנחתא" לבין השם "אתנחתא קפה קטן על דיזינגוף". בנוסף נקבע שאין חשש שקהל ירושלמי יגיע לתל-אביב, מתוך מחשבה שיש קשר בין בית הקפה בתל-אביב לבין בית הקפה שפעל בירושלים.
הדוגמא האחרונה מלמדת כי אין די בבחירה בשם מסחרי הראוי להגנה משפטית ורישומו כסימן מסחר, אלא שיש להגן עליו באופן מושכל, ורק כאשר הדבר עולה בקנה אחד עם צרכיו האותנטיים של העסק העושה בו שימוש.