הגנה על ביטויים וסיסמאות פרסום באמצעות רישומם כסימני מסחר

השימוש המסחרי ההולך וגובר בשנים האחרונות בביטויים קצרים הן כסימני מסחר  המצביעים על מקור הטובין והן לצורך פרסום טובין, מעורר את שאלת ההגנה על הקניין הרוחני הגלום בביטויים אלו. אחת הדרכים בהן ניתן להגן על ביטוי כך שאיש זולת בעליו לא יוכל לעשות בו שימוש הינה באמצעות רישומו כסימן מסחר. דרך זו מעוגנת בפקודת סימני מסחר הקובעת כי סימן מסחר יכול להיות מורכב מצירוף מילים. ואולם, לא כל ביטוי הינו כשיר לרישום כסימן מסחר. לעניין זה חשוב להבחין בין ביטויים המשמשים כסימני מסחר לבין ביטויים משניים הנלווים בדרך כלל אל סימן המסחר העיקרי והמשמשים, למעשה, כסיסמאות פרסום.
כשמדובר ברישומו של ביטוי המשמש כסימן מסחר, יש לסווגו לאחד מארבעת טיפוסי סימני המסחר אשר הוכרו בדין: דמיוני, מרמז, מתאר וגנרי. הנטייה תהיה לאפשר רישומם של ביטויים דמיוניים וביטויים מרמזים (בהנחה שהתנאים האחרים הקבועים בדין לרישומם כסימן מסחר מתקיימים). ביטויים מתארים, לעומת זאת, ירשמו רק אם יוכח כי רכשו מוניטין, וביטויים גנריים כלל לא ירשמו. בהתאם לעקרונות אלו, דחה רשם סימני המסחר בקשה לרישום הביטוי "THE HISTORY CHANNEL" כסימן מסחר בנוגע לשירותי שידור, טלוויזיה וכבלים, בנימוק כי מדובר בביטוי גנרי, המורכב מצירוף מילים רגיל ומקובל בציבור הרחב, המתאר את מהות הטובין, ובתור שכזה אין זה מן הדין להעניק לו הגנת סימן מסחר. נקבע כי ביטוי מסוג זה, בדומה לביטוי "חדשות הספורט", חייב להישאר בנחלת הכלל גם אם גורם כלשהו עושה בו שימוש תהא עוצמתו רבה ככל שתהא. עוד קודם לכן נפסק, כי הביטוי "COFFEE TO GO" בקשר לאספקת מזון ומשקה הינו ביטוי שגור ומקובל המצוי בנחלת הכלל, ואין לאפשר לאדם כלשהו לנכסו לעצמו ולשלול מכלל הציבור את הזכות להשתמש בו. לעומת זאת, בהחלטה שניתנה בעניין הביטוי "שבוע הספר העברי" נמצא כי ביטוי זה הינו כשיר לרישום כסימן מסחר בנוגע לשירותי ארגון תערוכות וירידים, אף בלא צורך בהוכחה כי רכש אופי מבחין, בנימוק כי מדובר בביטוי שהינו קרוב יותר לסימן מרמז מאשר לסימן מתאר. 
שונים הם פני הדברים כאשר מדובר בביטויים המהווים סיסמאות פרסום. בדרך כלל, סיסמאות פרסום אינן מכוונות להצביע על מקור הטובין, אלא נועדו במהותן לשבחם או לתארם. האינטרס הציבורי הוא לשמור מילים וביטויים השגורים בפי כל פתוחים לשימוש כלל הציבור. לפיכך, הפקעת סיסמא מרשות הכלל והקצאתה לטובת אדם כלשהו מותנית בהוכחה כי הסיסמא, כתוצאה משימוש בה כבסימן מסחר, השתרשה בתודעת הציבור ככזאת המצביעה, היא כשלעצמה, על מקור הטובין. מדובר בדרישה חריגה, שכן הכלל הינו כי ניתן לרשום סימן מסחר אף בטרם נעשה בו שימוש כלשהו. מכאן נובעת החשיבות הרבה שיש לסיווג ביטוי המבוקש לרישום כסימן מסחר כסיסמת פרסום. בעניין זה נפסק כי ביטוי יסווג כסיסמת פרסום כאשר בתום בחינתו יימצא "כי הסימן המבוקש אינו מהווה את סימנו הראשי של המבקש, אלא סימן משני או תיאור שבח של מוצר (אחד מתוך מכלול הטובין של המבקש) ואינו מצביע על מקור אותו טובין (החלטה בבקשה לרישום הסימן "DO WHAT FEELS GOOD" של חברת קוקה קולה).